특허침해 단계에서 제조방법이 기재된 물건 청구항의 권리범위 해석에 관한 연구

Abstract

2015년 1월에 PbP 청구항의 특허성 판단에 관한 대법원 전원합의체 판결이 선고되고, 동년 2월에 PbP 청구항의 권리범위 해석에 관한 대법원 판결이 선고되었다. 본 논문은 전자를 [선행 전원합의체 판결], 후자를 [대상판결]로 하여 분석하였다. [선행 전원합의체 판결]은 PbP 청구항의 신규/진보성 판단 시, 제조방법은 고려하지 않고 물건만을 청구범위로 하여 심사하도록 하는 물동일성설을 채택하였다. 한편 후자인 [대상판결]은 침해 판단단계에서 PbP 청구항의 권리범위 해석 시 전자와 동일하게 물동일성설을 채택하되, “명백히 불합리한 사정”이 있을 경우 특허의 권리범위를 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다는 단서를 부가하였다. 본 논문은 상기 “명백히 불합리한 사정”으로서 ①권리범위가 발명의 실체보다 넓은 경우, ②금반언의 원칙에 위배되는 경우, ③물동일성설로 인한 무효사유를 가질 경우, ④구조적 한정이 발명의 실체를 표현하지 못하는 경우가 적용 가능함을 명시하고 있다. 이와 같은 이원론적 한정해석을 채택한 근거로는 첫째, [선행 전원합의체 판결]에서 기술적 개별성을 고려하지 않았기 때문에 [대상판결]에서는 이를 고려해야 논리적 공백을 보완할 수 있다는 점, 둘째, 선행 전원합의체 판결 전에 등록된 PbP 발명특허들 중 일부는 발명의 실체와 상관없이 출원인의 이익만을 위해 제조방법이 고려되어 심사됐으므로 무효사유를 가지게 되었다는 점, 셋째, 상기 무효사유를 가진 특허의 적극적 효력은 보장하되 소극적 효력은 선택적으로라도 제한해야 할 필요성이 있다는 점, 넷째, 신규성 및 진보성이 없는 특허의 권리행사는 권리남용에 해당하고 그 권리범위를 제한할 수 있다는 기존의 판례가 존재한다는 점을 들어, 위 ①~④의 이원론적 한정해석은 타당하다.